I contratti internazionali di licenza (Parte I)

I contratti internazionali di licenza (Parte I)

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Le società hanno molteplici possibilità di sfruttare eventuali diritti di privativa di cui siano responsabili (marchi, brevetti, modelli ornamentali e di utilità). Il titolare di un brevetto, ad esempio, se volesse sfruttare direttamente i propri diritti potrebbe decidere di effettuare i necessari investimenti per produrre e commercializzare il prodotto che incorpora e sostanzia quanto brevettato.

Ciò comporterebbe tuttavia notevoli investimenti per poter sfruttare il proprio brevetto. In alternativa, il titolare potrebbe cedere, a titolo definitivo e solitamente previo ricevimento di un corrispettivo, i propri diritti ad un terzo che abbia la possibilità di effettuare gli investimenti necessari per sfruttare industrialmente il brevetto.

Il titolare però ha una diversa alternativa alle precedenti: concedere ad un terzo il diritto di mettere a profitto commercialmente la tecnologia di cui il licenziante detiene i diritti di sfruttamento.

Nella prassi del commercio internazionale questo tipo di contratto viene definito con il termine “License Agreement”, termine con il quale ci si riferisce a quei rapporti contrattuali ove il soggetto giuridico licenziante, in cambio di un corrispettivo, consente all’altra parte (licenziatario) di:

  • sfruttare determinati diritti di privativa di cui il licenziante stesso è esclusivo titolare, oppure
  • utilizzare determinate conoscenze tecniche e tecnologiche sviluppate dal licenziante, non coperte da alcun diritto di privativa industriale ma non liberamente disponibili sul mercato, quantomeno nella loro interezza e con l’organicità realizzata dal licenziante (si parla in tal caso di Know-How)

Il contratto di licenza, pertanto, si sostanzia in un consenso che il licenziante garantisce al licenziatario per lo svolgimento di una qualche attività che altrimenti costituirebbe una violazione di un diritto di cui il licenziante è titolare. 

Non è poi infrequente nella pratica che la concessione di diritti di privativa e la messa a disposizione di uno specifico know-how si combinino e che la licenza abbia dunque per oggetto lo sfruttamento, per un periodo di tempo determinato e comunque non breve, dei diritti di proprietà intellettuale di cui il licenziante è titolare, integrati e completati da ulteriori prestazioni e servizi garantiti dal licenziante al licenziatario quali, per esempio:

  • trasferimento di un ulteriore know-how, necessario per poter utilizzare e sfruttare commercialmente i diritti di proprietà industriale pure licenziati;
  • fornitura di componenti e materiali che il licenziatario utilizzerà nella realizzazione del prodotto da questi fabbricato e commercializzato utilizzando i diritti licenziatigli;
  • prestazione da parte del licenziante di assistenza e consulenza al licenziatario.

In questi casi l’interesse del licenziante non si limita soltanto all’entità del corrispettivo che gli verrà corrisposto, ma anche all’introduzione sul mercato ove opera il licenziatario dei prodotti che incorporano la tecnologia del licenziante.

Questi ultimi, contratti più complessi e articolati, sono comunemente indicati come “Composite License Agreements” o “Package License Agreements” (“Contratti di Licenza misti”).

Tipologie di License Agreement

Nella prassi del commercio internazionale, invero, è possibile ricondurre nell’ambito dei “License Agreements” una pluralità di specifiche situazioni contrattuali, il cui oggetto è pur sempre la messa a disposizione di una qualche conoscenza o di un qualche diritto di privativa, suscettibile di essere sfruttato industrialmente o commercialmente.

In particolare, è possibile distinguere tra:

  1. contratti che hanno per oggetto la licenza di un diritto di privativa e contratti con cui viene licenziato un mero know-how. Sebbene in entrambi i casi si parli di licenza, è indubbio che le previsioni contrattuali potrebbero essere assai diverse, in quanto in un contratto di licenza di un brevetto, è molto più semplice definire l’oggetto della licenza che non nel caso di una licenza di know-how. Allo stesso modo in un contratto di licenza di brevetto presumibilmente il licenziante corre meno rischi, proprio perché, prima di sottoscrivere il contratto, ha ben chiaro l’oggetto della licenza e l’uso che può essere fatto del brevetto licenziatogli, mentre lo sfruttamento profittevole di un dato know-how potrebbe essere condizionato, in tutto o in parte, (a) dalla effettiva completezza delle informazioni che in quel dato contratto di licenza vengono definite come sostanzianti il “know-how” oggetto di trasferimento, (b) dalle pratiche modalità di trasferimento delle informazioni costituenti il know-how, e (c) dalle effettiva capacità del licenziatario di padroneggiare il know-how trasferitogli in esecuzione della licenza, elementi questi che il licenziatario, proprio per le caratteristiche di segretezza che caratterizzano il know-how, più difficilmente è in grado di accertare prima della sottoscrizione del contratto di licenza;
  2. contratti “puri” di licenza e contratti “misti di licenza”. Nel primo caso l’oggetto della licenza è soltanto ed esclusivamente un diritto di privativa piuttosto che un dato know-how, così come contrattualmente definito dai contraenti. Il secondo caso è quello dei contratti misti già sopra menzionati, ove il licenziante mette a disposizione del licenziatario diritti di privativa, know-how e se del caso ulteriori servizi di formazione ed assistenza;
  3. contratti ove la tecnologia venga trasferita in unica soluzione e contratti in cui la tecnologia viene trasferita gradualmente al licenziatario – In questi casi le modalità di trasferimento sono dettate dalle specifiche caratteristiche della tecnologia oggetto di licenza e dal grado di supporto che il licenziatario abbisogna nel tempo per sfruttare le conoscenze trasmesse dal licenziante o per garantirne il continuo sviluppo (tanto che in questa seconda ipotesi le prestazioni di assistenza garantite dal licenziatario assumono quasi una rilevanza maggiore rispetto a quelle relative ai diritti di privativa licenziati, e potrebbe essere questo il caso di certi contratti di licenza software ove il licenziatario è interessato non tanto e non soltanto al software licenziato quanto piuttosto alla effettiva capacità del licenziante di curare i successivi “upgrading” del software stesso).
  4. contratti che hanno per oggetto la mera licenza d’uso e contratti che hanno per oggetto, o per effetto, il trasferimento della tecnologia – Fatta eccezione per quei contratti ove, esplicitamente e fin dall’inizio, le parti intendono perfezionare una vera e propria cessione di un qualche diritto di privativa, il contratto può essere costruito come una mera licenza d’uso (e può ancora essere utilizzato l’esempio dei contratti di licenza software, piuttosto che dei contratti di licenza di marchio, ove al termine del contratto il licenziatario è obbligato a cessare l’utilizzo del software o del marchio di proprietà del licenziante), e quei contratti, in particolar modo quelli di licenza di know-how (vuoi perché così si sono accordati i contraenti o vuoi perché una simile conseguenza discende da quanto previsto da norme di legge inderogabili in vigore nella nazione ove risiede il licenziatario), in cui allo scadere dell’accordo il licenziatario può continuare ad utilizzare il know-how oggetto di licenza.
  5. contratti che attribuiscono diritti esclusivi e contratti che non prevedono una simile esclusiva – Nella terminologia anglo-sassone correntemente utilizzata nella prassi dei contratti internazionali, si possono distinguere (i) exclusive license, sulla base delle quali il licenziatario è l’unico soggetto che ha il diritto di sfruttare l’oggetto della licenza nel territorio o nel field of use attribuitigli, ad esclusione dello stesso licenziante, (ii) sole license, ove l’esclusiva garantita al licenziatario è relativa , in quanto il licenziante si obbliga a non concedere ad altri il diritto nel territorio o nel field of use di competenza del licenziatario, senza peraltro rinunciare  a sfruttare esso stesso tali diritti., e (iii) non exclusive license, ove per, l’appunto, la licenza concessa non è esclusiva.  E’ peraltro opportuno ricordare fin da subito che, nell’ambito della UE, i contratti di licenza che attribuiscono una protezione territoriale assoluta al licenziatario, impedendo ad altri licenziatari un divieto di importazione a favore del licenziatario (ed obbligando questi, per converso, a non effettuare esportazioni nelle zone assegnate ad altri licenziatari) risultano essere, almeno di norma, in contrasto con le previsioni dell’art. 101.1 TFUE in quanto hanno come effetto di “compartimentale” i mercati ed impedire le importazioni parallele. Non così le c.d. “open licenses” ove, pur in presenza di un’esclusiva a favore del licenziatario, questi può rispondere ad ordini di acquisto provenienti da clienti che operano al di fuori del territorio assegnatogli.

Da un diverso punto di vista è poi possibile distinguere tra contratti di licenza con cui il licenziante si limita ad autorizzare il licenziatario a sfruttare nel suo processo produttivo un determinato diritto di privativa di cui il licenziante è titolare, e contratti ove la licenza di un qualche diritto di proprietà intellettuale, e/o di un determinato know-how, è funzionale alla fabbricazione ed alla distribuzione da parte del licenziatario, nel territorio assegnatogli, di prodotti analoghi, o derivati, dai prodotti fabbricati dal licenziante. Nel primo caso la licenza rappresenta per il licenziante esclusivamente un’opportunità per trarre ulteriori benefici economici dalla tecnologia da questi sviluppata, o per contribuire ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo sopportati per tale sviluppo, mentre, nel secondo caso, l’obiettivo imprenditoriale che il licenziante intende raggiungere attraverso la sottoscrizione del contratto di licenza è quello di penetrare, per il tramite del licenziatario, con i propri prodotti, la propria tecnologia ed i propri marchi commerciali nel mercato ove opera il licenziatario e dove il licenziante non è ancora presente.