I CONTRATTI INTERNAZIONALI DI LICENZA (PARTE II)

I CONTRATTI INTERNAZIONALI DI LICENZA (PARTE II)

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Nel precedente articolo (Leggi I Contratti Internazionali di Licenza Parte I) ci siamo occupati di introdurre i contratti di licenza, evidenziando come questi contratti siano talmente flessibili da aver incontrato un importante sviluppo nei mercati internazionali.

Vediamo adesso un po’ più nello specifico quali sono i pro e i contro di questa fattispecie contrattuale.

Vantaggi

I contratti di licenza, come già anticipato, rappresentano un valido strumento attraverso il quale è possibile fare in modo che uno specifico ritrovato o un determinato processo produttivo applicato (o ideato) da un’impresa possa essere utilizzato legittimamente da un’altra società, evitando il naturale percorso di ricerca, riproduzione, sperimentazione ed applicazione delle conoscenze  che necessita di tempo ed investimenti dedicati.

I contratti di licenza, pertanto, vengono spesso utilizzati (specie nel commercio con l’estero) come alternativa allo sfruttamento diretto delle conoscenze tecniche e tecnologiche detenute dalla società licenziante. Ciò avviene perchè è consentito alla società licenziante di ottenere un profitto, rappresentato dal corrispettivo di licenza, senza dover duplicare gli investimenti che sarebbero necessari per produrre e commercializzare un qualche prodotto che incorpori una qualche tecnologia di cui la società licenziante sia titolare.

In altre parole per il tramite di un contratto di licenza il licenziante può quindi aumentare i profitti derivanti dallo sfruttamento in uno o più nuovi mercati di una tecnologia produttiva da esso detenuta (licenza di brevetto e/o di know-how) o di investimenti commerciali già effettuati (licenza di marchio), senza peraltro dover ricorrere ad ulteriori investimenti diretti, rappresentati dall’impiego di risorse umane e finanziarie, che vengono invece demandati al licenziatario. A ciò si aggiunga che in molti Paesi in Via di Sviluppo esistono normative locali che, al fine di ridurre / limitare le importazioni (pagate in valuta pregiata), favoriscono il perfezionarsi di rapporti di licenza per la fabbricazione in loco di prodotti altrimenti ottenibili soltanto per il tramite di importazioni dall’estero.

Svantaggi

I Contratti di Licenza, tuttavia, non presentano solo vantaggi: per il licenziante soprattutto, infatti, sussistono tutta una serie di svantaggi o di problematicità non facilmente risolvibili.

In primis, coinvolgendo un’altra società nello sfruttamento di una determinata tecnologia, il licenziante si priva di una parte del profitto che avrebbe potuto attendersi da tale tecnologia, nell’eventualità di uno sfruttamento diretto. Il Licenziatario, infatti, diventa un ulteriore soggetto inserito nella catena produttiva e distributiva del licenziante.

Qualora il corrispettivo di licenza sia rappresentato esclusivamente da “royalties” a ciò si deve poi aggiungere che il reddito atteso dal licenziante potrebbe non concretizzarsi qualora, alla prova dei fatti, il licenziatario si rivelasse incapace di comprendere, di utilizzare e di sfruttare in maniera adeguata il “savoir faire” concessogli.

Nei contratti di licenza di “know-how” un ulteriore, e per certi versi più grave problema, è poi costituito dal fatto che, al termine del contratto di licenza e comunque dopo il periodo di tempo necessario per padroneggiare le conoscenze tecniche e tecnologiche trasmessegli, il licenziatario ha la capacità, almeno potenziale, di diventare un diretto concorrente del licenziante.

Limitarsi a concedere i diritti di proprietà industriale che formano oggetto del contratto di licenza per un periodo di tempo limitato potrebbe, almeno apparentemente, essere la soluzione più semplice per il licenziante per limitare il predetto pericolo. Oppure, potrebbe imporre un limite territoriale al diritto del licenziatario di commercializzare i prodotti realizzati su licenza, riservando nel contempo al licenziante il diritto di commercializzare i propri prodotti nell’ambito territoriale del licenziatario.

Nella realtà l’una e l’altra di tali limitazioni risultano spesso nella pratica di non semplice applicazione, sia tenuto conto della natura stessa del “know-how”, che al contrario delle invenzioni brevettate, è scarsamente delimitabile ed il cui indebito utilizzo è quindi difficilmente dimostrabile, e sia in considerazione del fatto che tali limitazioni trovano spesso una oggettiva limitazione nell’esistenza di specifiche norme di legge volte a tutelare il licenziatario (ed è questo il caso di quanto previsto dalle norme nazionali di molti Paesi in Via di Sviluppo) piuttosto che di disposizioni in tema di tutela della concorrenza (come accade nella normativa antitrust UE).

Una possibile soluzione, nel caso in cui oggetto sia una tecnologia particolarmente innovativa e rappresenti per il licenziante un “asset competitivo” importante, potrebbe essere rappresentata dal licenziare tale tecnologia non già direttamente ad un terzo, quanto piuttosto ad una joint venture company costituita a tal fine dal titolare della tecnologia e dal partner locale: in questo modo potrebbero essere raggiunti i risultati attesi, ovvero la compartecipazione di un partner agli investimenti necessari per lo sfruttamento della tecnologia ed il mantenimento di un grado di controllo sulla successiva utilizzazione di tale tecnologia.

Fin qui, tuttavia, abbiamo concentrato l’attenzione solo sugli svantaggi che colpirebbero il licenziante. Tuttavia, almeno teoricamente, un qualche svantaggio esiste anche per il licenziatario: ad esempio, dopo aver sottoscritto il contratto, il licenziatario potrebbe trovarsi a scoprire di aver acquistato a caro prezzo una tecnologia destinata a divenire nel preve periodo obsoleta. Oppure, ancora, in mancanza di una espressa previsione contrattuale che lo preveda, potrebbe vedersi negare dal licenziante il diritto a ricevere ed utilizzare i miglioramenti e gli “update” della tecnologia licenziata realizzati durante il periodo di validità del contratto.

Mancando una previsione contrattuale che assicuri al licenziatario di poter utilizzare gli eventuali miglioramenti della tecnologia realizzati dal licenziante, nella pratica durante il periodo di validità del contratto di licenza viene a realizzarsi una sorta di “effetto forbice” attraverso la graduale divaricazione e diversificazione della tecnologia utilizzata dal licenziante e dal licenziatario: all’inizio è la stessa ma quella utilizzata dal licenziatario, in carenza di un adeguamento tecnologico e diversamente dalla tecnologia utilizzata dal licenziante, è destinata a divenire gradualmente obsoleta.