I contratti internazionali di licenza (Parte III)

I contratti internazionali di licenza (Parte III)

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A definire, solitamente, la complessità di un contratto di licenza è l’oggetto della licenza, che potrebbe essere costituito esclusivamente dalla facoltà di utilizzare qualche diritto di proprietà intellettuale (brevetto, marchio) oppure essere composto da un insieme di conoscenze (know-how).

L’individuazione dell’oggetto della licenza

Nel caso in cui l’oggetto sia costituito esclusivamente dalla facoltà di utilizzare un qualche diritto di proprietà intellettuale, l’ambito della licenza è delimitato in sè e per molti versi la protezione degli interessi del licenziante è già assicurata dalle normative applicabili in tema di protezione dei diritti di proprietà spettanti al titolare del brevetto o del marchio licenziato. Sarà, pertanto, possibile limitarsi a predisporre il testo contrattuale individuando quali diritti di proprietà vengano concessi dal licenziante al licenziatario ed a quali termini e a quali condizioni il licenziatario possa utilizzare i diritti di licenza così concessigli.

Nel caso in cui ad essere concesso in licenza si invece il know-how, la redazione del testo contrattuale è più complessa. Questo perchè in primo luogo è necessario definire contrattualmente in che cosa consista lo specifico del know-how e le forme e le modalità attraverso cui esso verrà materialmente trasmesso al licenziatario.

Senza considerare, oltretutto, che l’unica vera protezione del know-how sviluppato e detenuto da una società è rappresentata dalla sua segretezza e dalla sua indisponibilità ai terzi. Concedere ad un terzo di utilizzare tale know-how comporta il venir meno di tale protezione e la conseguente necessità di stabilire contrattualmente una disciplina esclusivamente pattizia dei reciproci diritti ed obbligazioni spettanti ad ognuna delle parti, allo scopo di assicurare che il know-how venga utilizzato dal licenziatario esclusivamente nei termini e nei limiti pattuiti con il licenziante.

L’individuazione dei diritti oggetto di licenza

I problemi connessi alla redazione del contratto di licenza sono direttamente connessi con il tipo e l’ampiezza dei diritti di utilizzazione che il licenziante è disponibile a concedere al licenziatario piuttosto che con le limitazioni che il medesimo licenziante intende imporre ai diritti concessi.

Ciò può comportare la necessità di integrare le disposizioni contrattuali tipiche di un contratto di licenza con quelle necessarie per disciplinare le modalità con cui il licenziatario potrà utilizzare i diritti.

L’individuazione delle normative applicabili

Fase fondamentale nella redazione di un contratto di licenza è accertare se ad esso sia applicabile una qualche normativa specifica, non derogabile dalle parti, così da evitare di costruire delle soluzioni contrattuali apparentemente soddisfacenti ma nella pratica del tutto inapplicabili in quanto nulle per contrasto con le specifiche norme di legge in vigore nella nazione ove il contratto di licenza deve eseguito.

Sebbene non sia possibile esplorare nel dettaglio le varie possibilità (tenendo conto delle diversità tra i vari ordinamenti), possono essere indicate una serie di limitazioni che spesso ricorrono quando si contratta con società residenti in Paesi in via di sviluppo:

  1. divieto di “tie-in clauses”, clausole attraverso le quali il licenziante obbliga il licenziatario ad acqui­stare esclusivamente dal licenziante prodotti e/o servizi anche non direttamente connessi con il “Licence Agreement”;
  2. divieto di clausole che vietino l’utilizzo di tecnologie di società concorrenti con la società licenziante, anche in campi di attività diversi da quelli che formano oggetto della licenza;
  3. divieto di clausole di esclusiva territoriale assoluta, rivolte cioè ad escludere ogni possibilità di esportazioni da parte del licenziatario;
  4. determinazione di un periodo di durata minima e massima del “Licence Agreement”;
  5. divieto di imporre restrizioni assolute all’utilizzo della tecnologia oggetto di licenza, anche dopo lo scadere del periodo di validità dei relativi diritti di proprietà industriale (in caso di brevetti) o dopo la scadenza del contratto (in caso di licenza di know-how);
  6. previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti della Nazione del licenziatario quale condizione sospensiva dell’efficacia del contratto di licenza.
Obbligazione di mezzi o di risultato

Ulteriore domanda da porsi prima di predisporre un contratto di licenza è relativa alla qualificazione giuridica delle obbligazioni che il licenziante è disponibile ad assumere: obbligazioni di mezzi oppure obbligazioni di risultato?

In altre parole, spetta al licenziante il compito di chiarire nel testo contrattuale se esso si renda in qualche modo garante della capacità del licenziatario di utilizzare nella maniera attesa le conoscenze trasferitegli o se esso intenda limitare i propri obblighi alla semplice trasmissione, alla mera consegna della documentazione rappresentante il savoir faire oggetto della licenza, così come delineata nel contratto.

Mancando una specifica previsione che illustri chiaramente i limiti delle obbligazioni assunte dal licenziante, nella pratica il licenziatario potrebbe tentare di addossare al licenziante la responsabilità della propria incapacità di comprendere appieno e di utilizzare correttamente la tecnologia trasferitagli, per poi richiedere al licenziante ulteriori prestazioni (training aggiuntivo al personale del licenziatario, fornitura di ulteriore e più ampia documentazione tecnica e tecnologica).

Trasferimento o mera concessione in uso della tecnologia

Un altro argomento che occorre affrontare durante la predisposizione e la negoziazione dei licence agreements è quello relativo al titolo sulla base del quale il licenziatario acquisisca la disponibilità del savoir faire trasmessogli dal licenziante: acquisto in proprietà o mera concessione in uso.

L’uso del termine “licence“, licenza, concessione, non deve ingannare in quanto la denominazione convenzionale “Licence Agreements” è tradizionalmente utilizzata dai commentatori e dagli operatori occidentali in genere, mentre nella legislazione dei Paesi in via di sviluppo e nella mentalità dei licenziatari locali tali contratti vengono comunemente anche indicati come “Transfer of Technology Agreements“, ove ovviamente l’enfasi è posta più che sulla “concessione” (concetto che implica la possibilità di revoca e comunque un qualche limite temporale di efficacia) sul “trasferimento (che ovviamente il licenziatario sottintende / auspica effettuato a titolo definitivo). Non è dunque un caso che in molti casi di licence agreements negoziati con possibili licenziatari dei PVS le negoziazioni comincino proprio dalla denominazione contrattuale da adottare.

Il rispondere a tale quesito in un senso o nell’altro comporta due ordini di conseguenze, sia in merito alla possibilità del licenziatario di continuare ad utilizzare il know-how anche dopo la scadenza del contratto (del tutto ovvia nell’eventualità che il licenziatario, ma in questo caso sarebbe meglio definirlo percipiente, abbia acquisito la libera disponibilità, seppur non esclusiva, dei diritti industriali afferenti al know-how), sia in relazione al trattamento fiscale dei compensi percepiti, a titolo di corrispettivo, dal licenziante.